Markenrecht und DomainsEs stellt eine Markenrechtsverletzung dar, wenn ein Wiederverkäufer, der sowohl Markenprodukte als auch No-Name-Produkte anbietet, eine bekannte Marke in seinem Domainnamen verwendet. Da es mildere Mittel der Bewerbung gibt, führe die Verwendung der fremden Marke in der Domain des Wiederverkäufers zu einer Irreführung und zu einer unzulässigen Ausnutzung der Klagemarke.

 

Das hat der BGH mit Urteil vom 28.06.2018 entschieden (Az.: I ZR 236/16). Ein weiteres Urteil, mit dem deutlich wird, dass der gleichzeitige Online-Verkauf von Marken- und No-Name-Produkten rechtlich eine Gratwanderung ist. Grund also, das Urteil näher zu erläutern und praxisrelevante Schlüsse daraus zu ziehen.

Was war geschehen?

Markenrechtsverletzungen können sehr schnell sehr, sehr teuer werden. So erging es einem Wiederverkäufer, der sowohl Original Ersatzteile als auch „No Name“-Ersatzteile für einen hochwertigen Staubsauger im Internet über seine Webseite zum Kauf anbot.

Der Beklagte war Inhaber der Domain "keinevorwerkvertretung.de", die seit Januar 2007 mit seiner Homepage verknüpft ist. Unter diesem Internetauftritt betreibt der Beklagte einen Onlineshop für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger, unter anderem der Modelle Kobold VK 120 und VK 121, sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerk-Podukte, auch solche von Drittherstellern.

Die Firma VORWERK als Inhaberin der gleichnamigen bekannten Marke sah in der Verwendung ihrer Marke in der Domain des Wiederverkäufers eine Markenrechtsverletzung und ging rechtlich dagegen vor.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in seiner Entscheidung mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, eine Markenrechtsverletzung darstellt (BGH, Urteil vom 28.06.2018, Az.: I ZR 236/16).
Der BGH hatte demzufolge die § 23 und § 24 Markengesetz zu prüfen. In § 23 Markengesetz heißt es:

§ 23 - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

 

In § 24 Markengesetz ist sodann der Erschöpfungsgrundsatz zu finden:

§ 24 - Erschöpfung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist

 

Die Entscheidung: Fremde Marke in Domain ist unzulässig

Es war also zu prüfen, ob noch Erschöpfung und/oder Beschreibung der Marke zu Gunsten des Wiederverkäufers vorliegt oder schon eine Markenverletzung gegeben war.

Im maßgeblichen Fall bejahte der Bundesgerichtshof die Markenrechtsverletzung und gab dem Markeninhaber Recht.

Der Wiederverkäufer hätte auch mit „milderen Mitteln“, als die Verwendung des Markennamens, deutlich machen können, dass seine Ersatzteile mit den Produkten des Markeninhabers kompatibel sind. Er hätte durchaus einen anderen Domain-Namen wählen können, ohne wäre er nicht in seiner Verkaufsmöglichkeit eingeschränkt. Deshalb müsse der Markeninhaber es nicht hinnehmen, dass seine Marken – zumindest auch – zur Bewerbung von Konkurrenzprodukten und damit zu seinem Nachteil verwendet werden. Letzteres wertete das Gericht als „unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke“.

In den Leitsätzen des Urteils heißt es:

a) Die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, weist zwar im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware hin. Angesichts der dem Wiederverkäufer zur Verfügung stehenden schonenderen Möglichkeiten, auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen, verstößt eine solche Verwendung aber gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu dient, potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen, und sie somit für Werbezwecke eingesetzt wird, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen.

b) Macht sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt, so liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung zu widersetzen.

c) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit dieser Marke gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist der für eine Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug gegeben. Der Markeninhaber kann sich allerdings gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG einer irreführenden Verwendung widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.“

 

Fazit

Bei der Domainanmeldung für Ihre Geschäftsidee, bei welcher Sie neben Originalersatzteilen auch kompatible No-Name-Produkte oder Ersatzteile anbieten, ist Vorsicht geboten, wenn Sie den Markennamen in die Domain integrieren möchten.

Wenn es nämlich schonendere Möglichkeiten gibt, um auf die Kompatibilität Ihrer Produkte hinzuweisen, wie etwa durch einen Hinweis auf der Webseite, kann die Markennennung in der Domain eine markenrechtsverletzende sittenwidrige Benutzung darstellen, da zumindest auch die Absicht verfolgt wird, durch den „Wert“ der Marke potentielle Kunden auf die eigene Webseite zu lotsen, um dann „No Name“-Ersatzteile zu veräußern. Dies muss, wie der BGH entschieden hat, der Markeninhaber nicht hinnehmen.

Sie haben Fragen zum Markenrecht? Gern beraten wir Sie.

Ihre Ansprechpartnerin ist Rechtsanwältin Romy Schult, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht.