Marke bösgläubig eingetragenDie Anmeldung einer EU-Marke ist nicht bösgläubig, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, dass ein identisches Zeichen für die gleiche Warenklasse von einem anderen Unternehmen außerhalb von Europa verwendet wird und nicht ersichtlich war, dass dieses andere Unternehmen auch auf dem europäischen Markt tätig ist.

Das gilt auch dann, wenn dieses außereuropäische Unternehmen das identische Kennzeichen bereits auf einer internationalen Messe in Deutschland verwendet und auch eine US-amerikanische Wortmarke eingetragen hat. Das hat das Landgericht Berlin mit Urteil vom 1.11.2018 entschieden (Az: 16 O 278/17).

Klägerin in dem Verfahren war unsere Mandantin, die nach dem Urteil ihre Marke und ihren Unternehmensnamen nunmehr in Deutschland und Europa behauptet hat und weiter benutzen darf.

 

Was war geschehen? 

Dem internationalen Markenrechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin ist ein in 2015 gegründetes Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Sie erstellt und vertreibt unter dem Kennzeichen „CDE“ Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie ist Inhaberin einer im Juli 2015 angemeldeten und im August 2015 eingetragenen deutschen Wort- und Bildmarke „CDE“.

Sie ist ferner Inhaberin der im Juni 2016 mit Seniorität (d.h. Wirkung) ab Juni 2015 angemeldeten Unionsmarke „CDE“. Beide Marken beanspruchen unter anderem Schutz für Computerprogramme.

Die Beklagte ist ein international agierendes Software-Unternehmen aus Saudi-Arabien, das seit seiner Gründung 1980 Softwarelösungen für Unternehmen im arabischen Raum anbietet. Unter anderem vertreibt sie unter der  Kurzbezeichnung „CDE“, die mit der Marke der Klägerin identisch ist, eine Software.

Die Beklagte hat im November 2015 (also 4 Monate nach unserer Mandantin) eine US-Wort- und Bildmarke „CDE“ und eine US-Wortmarke angemeldet. Beide Marken sind ebenfalls für Computerprogramme angemeldet. Zudem betreibt die Beklagte die Domains www.cde.com und www.cde.net, unter denen sie ihre Software bewirbt.

Seit März 2015 (also VOR Anmeldung der Marke durch unsere Mandantin) präsentiert die Beklagte jedes Jahr auf der internationalen Messe CeBIT ihre Software unter der Bezeichnung „CDE“.

Unmittelbar vor der CeBIT 2017 stellte die Klägerin fest, dass die Beklagte in der gleichen Halle unter Verwendung der identischen Marke eine ähnliche Software anbietet.

Da die Beklagte die nur per E-Mail übermittelte vorgerichtliche Abmahnung unbeantwortet ließt, beantragte die Klägerin beim Landgericht Braunschweig eine einstweilige Unterlassungsverfügung. Das Gericht untersagte der Beklagten antragsgemäß  - per sofort - die  Bezeichnung „CDE“ für ihre Software auf dem Gebiet der Europäischen Union zu nutzen (Az: 9O 637/17 (120)). Die Verfügung wurde der Beklagten per Gerichtsvollzieher auf der CeBIT zugestellt. Daraufhin musste diese ihren Stand auf der CeBIT räumen.

Die geforderte Abgabe einer Abschlusserklärung lehnte die Beklagte ab.

Daraufhin erhob die Klägerin vor dem LG Berlin die Hauptsacheklage auf Unterlassung der weiteren Nutzung des Kennzeichens „CDE“ in der Europäischen Union sowie auf Erteilung von Auskunft und Erstattung der außergerichtlichen Abmahnkosten. 

Die Beklagte beantragte - natürlich! - die Klage abzuweisen. Zudem erhob sie aber Widerklage dahingehend, festzustellen, dass unsere Mandantin die EU-Marke bösgläubig eingetragen hat und diese daher zu löschen ist (juristisch: für nichtig zu erklären ist).

Bösgläubigkeit bei der Anmeldung führt zur Nichtigkeit der Marke

Die Beklagte behauptet, das Kennzeichen "CDE" bereits seit 1990 für ihre Software zu verwenden. Die Software würde sie seit einigen Jahren auch in den Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch anbieten.

Sie habe, so die Beklagte, „vorgehabt, auf dem deutschen und europäischen Markt tätig zu werden“. So würde sie das Produkt unter dem streitigen  Kennzeichen „CDE“ bereits seit 2 Jahren auf der CeBIT auch an europäische Kunden anbieten.

Die Beklagte war der Auffassung, dass die Klägerin davon gewusst haben muss. Deshalb sei die Anmeldung der Marken durch die Klägerin bösgläubig geschehen und damit unzulässig.

Die Klägerin setzte dem unter Beweisantritt entgegen, die Beklagte würde noch gar nicht über ein "echtes und einsatzfähiges" Produkt verfügen, das die deutschen rechtlichen Vorgaben erfüllt.  Unter anderem war die „Demo- Version“ der Software der Beklagten noch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nur in englischer Sprache angeboten. Auch die dazugehörige Webseite war lediglich rudimentär ins Deutsche übersetzt.

Die Klägerin behauptet ferner, dass zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Juni 2015 die Webseite der Beklagten vollständig in arabischer Sprache gehalten war. Das hat die Beklagte nicht bestritten.

Primär jedoch stütze sich die Klägerin darauf, dass nach ständiger BGH-Rechtsprechung allein das Bestehen einer ausländischen Marke nicht die Anmeldung im Inland hindert. Die bloße Kenntnis der Vorbenutzung einer ähnlichen oder identischen Marke sei nicht schädlich und würde nicht ohne Weiteres eine Bösgläubigkeit begründen. Vor allem aber habe sie nicht unredlich gehandelt.

Hätte die Beklagte, wie sie behauptet, tatsächlich vorgehabt, auf dem EU-Markt tätig zu werden, hätte sie eine EU-Marke anmelden können. Das tat sie aber in 2015 gerade nicht, sondern sicherte sich nur zwei US-Marken. Deshalb dürfe man davon ausgehen, dass ein Markenschutz für die Union nicht gewollt ist.

 

LG Berlin: First come first served im Markenrecht

Das Landgericht Berlin hat der Klage umfassend stattgegeben und die Widerklage auf Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit abgewiesen.

Damit kann unsere Mandantin der Beklagten verbieten, dass Kennzeichen „CDE“ auf dem Gebiet der Europäischen Union für den Verkauf und die Bewerbung von Computerprogrammen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen zu verwenden.

Die Beklagte darf also ihre Software nicht mehr unter der Bezeichnung "CDE" in Europa anbieten. Zwar kann sie die Produktbezeichnung weiterhin in den USA nutzen, da sie dort über entsprechende Markenrechte verfügt, aber eben nicht mehr in Europa. Sie darf aber diese Marke nicht in Europa verwenden.

Im Urteil bestätigte das Gericht zunächst den Grundsatz im Markenrecht:"First come first served." Das bedeutet, dass die ältere deutsche und europäische Marke unserer Mandantin Vorrang vor der zeitlich später angemeldeten US-Marke der Beklagten hat. 

Weiterhin entschied es, dass für eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der DE-Marke und der Unionsmarke keine ausreichenden Anhaltspunkte vorliegen würden.

 

Hohe Anforderungen an die Bösgläubigkeit

In den Entscheidungsgründen heißt es (Hervorhebungen von mir):

"Für die Beurteilung einer bösgläubigen Markenanmeldung sind sämtliche objektive Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, die Rückschlüsse auf eine Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zulassen (vgl. EuG, Urteil vom 05. Mai 2017 – T-132/16 –).

Darüber hinaus bezieht sich der Begriff der Bösgläubigkeit auf ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 22. Juni 2017 – 3 U 223/16 –).

Die Bösgläubigkeit bei einer Markenanmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person die Marke in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen Schutzrechts ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenanmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM). Insbesondere ist also zu prüfen, ob eine Nutzungsabsicht hinsichtlich der angemeldeten Marke besteht.

Dabei ist die Absicht des Anmelders zum maßgeblichen Zeitpunkt ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das anhand aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist und zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Zeichens als Unionsmarke vorliegen muss. Diese Absicht ist anhand objektiver Kriterien festzustellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehört, in die sich die Anmeldung einfügt (OLG Hamburg, Urteil vom 22. Juni 2017 – 3 U 223/16, vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo).

Für die Annahme einer Bösgläubigkeit bei Markenanmeldung bestehen hohe Hürden."

Nach diesen Grundsätzen sah das Gericht keine unredlichen Absichten und keine Bösgläubigkeit der Klägerin.

 

Verhinderungsabsicht als wesentliches Motiv der Markenanmeldung

Hierzu führte das Gericht noch einmal ausdrücklich aus, dass die Verhinderungsabsicht gerade das wesentliche Motiv der Eintragung der Marke darstellen muss.

Die Beweislast für diesen Umstand trägt die Beklagte. Gelingt es ihr nicht, diese Verhinderungsabsicht als Hauptmotiv zu begründen oder verbleiben Zweifel daran, ist die Bösgläubigkeit abzulehnen Das ist ständige Rechtsprechung des BGH. Denn die Bösgläubigkeit als Grund eine existierende Marke löschen zu lassen, soll nur für drastische Ausnahmefälle gewährt werden.

Die Klägerin konnte das Gericht überzeugen, dass Ziel der Anmeldung ihrer Marke lediglich die Sicherung ihres Unternehmensnamens und der Verkauf ihrer eigenen Software war und sie keineswegs die Absicht hatte, damit den Markteintritt der Beklagten in Europa zu verhindern.

 

Zweifel an der Bösgläubigkeit lassen die Marke unberührt

Während des Verfahrens konnten wir für die Klägerin substantiiert vortragen, wie der Prozess der Namensfindung und auch der Prozess der Recherche über die Vorbenutzung der Marke stattfanden. Wie sich aus der Urteilsbegründung ergibt, war dies ein wichtiger Baustein für die Klagabweisung.

So führt das Gericht aus, dass sich aus dem substantiiert vorgetragenen Prozess der Namensfindung ergibt, dass das Hauptmotiv nicht die Behinderung des Marktzutritts der Beklagten nach Europa war. Weiterhin würde die Klägerin das Kennzeichen seither und bis heute als Unternehmenskennzeichen und als Bezeichnung für ihr Produkt tatsächlich verwenden. Es handelte sich also nicht um eine "Vorratsmarke", was eines der Indizien für Bösgläubigkeit ist.

Weiterhin war für das Gericht eine Tätigkeit der Beklagten auf dem europäschen Markt nicht erkennbar. Aus dem Vortrag der Beklagten war für diese gerade nicht zwingend ersichtlich, dass die Beklagte auf den europäischen Markt drängen wollte. Vielmehr sei das Zeichen „CDE“ von der Beklagten hauptsächlich für Waren und Dienstleistungen im arabischen Raum genutzt worden.

Daher sei es unschädlich, wenn die Klägerin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung Kenntnis von dem identischen Kennzeichen der Beklagten und Kenntnis von deren Domains (die das Kennzeichen beinhalten) hatte. 

 In Bezug auf die US-Marke führt das Gericht aus:

„Auch lässt die Anmeldung einer amerikanischen Marke nicht den Schluss zu, dass der europäische Markt erschlossen werden sollte, zumal die Beklagte den Markt gerade nicht im europäischen und nationalen Raum schützen ließ, sondern Ihr Zeichen vielmehr nur den Markenschutz für den amerikanischen Raum genoss.

 

Präsenz auf internationaler Messe nicht per se Inlandstätigkeit

Des Weiteren sei auch allein der Auftritt auf einer internationalen Messe, hier CeBIT, kein Nachweis dafür, dass die Beklagte ihre Produkte auf dem europäischen Markt anbietet. Auf der internationalen Messe würden Unternehmen der ganzen Welt internationale Kunden ansprechen, so dass das Angebot sich gerade nicht ausschließlich an europäische Kunden richtet.

Fazit

Das Urteil zeigt deutlich auf, wie heikel es für Startup-Unternehmen werden kann, wenn bei der Namensfindung für das Unternehmen oder die Produkte und bei der anschließenden Markeneintragung nicht sauber agiert wird. Wichtig in diesem Stadium ist insbesondere eine sorgfältige Markenrecherche.

Vorliegend gelang es unserer Mandantin zu beweisen, dass sie den Namen für Ihr Unternehmen zunächst ohne Kenntnis der Beklagten entwickelt hat. Denn der Name stellt letztlich eine Abkürzung dar.

Erst die nach der Namensfindung erfolgte Markenrecherche ergab, dass die Beklagte die gleiche Abkürzung für ihre Software nutzt. Die Recherche hatte aber für die Klägerin ergeben, dass die Beklagte ausschließlich im arabischen und US-amerikanischen Raum tätig ist. Eine Recherche der Markenregister ergab zum Zeitpunkt der Anmeldung, also im Juli 2015, dass eine entsprechende Marke im europäischen Raum noch nicht eingetragen ist, folglich meldete die Klägerin ihre Marke an.

Des Weiteren zeigt das Urteil auch das Problem auf, welches sich für Startup-Unternehmen regelmäßig stellt: Zunächst wird eine Marke für den deutschen bzw. europäischen Markt gefunden und gesichert.

Will man dann später den Sprung auf´s internationale Parkett wagen, stellt sich heraus, dass die für Deutschland oder für die EU verwendeten Marken international bereits vergeben sind.

Unerfreuliche Konsequenz: das Startup muss dann für den außereuropäischen Markt einen neuen Namen für sein Produkt oder für sein Unternehmen wählen und sichern.

Wie der Fall vor dem LG Berlin zeigt, stellt sich dieses Problem, dass zunächst national verwendete Marken dann auf dem globalen Markt kollidieren, nicht nur für deutsche, sondern auch für alle anderen international tätigen Unternehmen.

 

Ihre Ansprechpartnerin ist Rechtsanwältin Marion Janke (MLE), Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht.

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