Doppelt abkassieren bei einer Abmahnung im Markenrecht?


Eine Abmahnung im Markenrecht ist im Vergleich zu einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung wesentlich teurer. Zum einen liegen im Markenrecht die Streitwerte mit mindestens (!) 25.000 bis 50.000 Euro regelmäßig über denen im Wettbewerbsrecht Nach der neuen Rechtsprechung sind hier Streitwerte von 5.000 Euro bis 10.000 Euro üblich. Deutlich wird der Unterschied beim Blick auf die Anwaltsgebühren, die der Abgemahnte regelmäßig gefordert wird: bei 5.000 Euro werden 411,80 Euro und bei 25.000 Euro bereits 911,80 Euro fällig. Zum anderen zeigt die Beratungspraxis, dass die Inhaber eines Markenrechts häufig sehr umfangreiche Unterlassungserklärung, einen hohen Schadensersatz fordert und weiterhin den äußerst lästigen Auskunftsanspruch geltend machen. Wer will dem Konkurrenten schon Auskunft über seine Bezugsquellen oder Einkaufs- und Verkaufspreise nennen? Diese Informationen zu erhalten ist nicht selten das eigentliche Ziel einer Abmahnung im Markenrecht.

 

Doppelte Kosten durch Patentanwalt?


Als wäre das nicht schon genug für einen kleinen Online-Händler, so findet sich oft in einer markenrechtlichen Abmahnung der Hinweis, dass neben dem „normalen“ Anwalt noch einmal die gleichen Kosten für einen Patentanwalt gefordert werden. Dies ergibt sich aus § 140 Absatz 3 Markengesetz, wonach

„die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache“ entstehenden „Gebühren“ und „notwendigen Auslagen ... zu erstatten“

sind. Damit summieren sich die Abmahnkosten leicht auf knapp 3.000 Euro. Dass der Patentanwalt oftmals nur eine Unterschrift leistet, kann oft vermutet werden, da es sich oftmals gar nicht um technische Fragen handelt. Denn es fragt sich schon, weshalb ein Patentanwalt erforderlich ist, wenn es offensichtlich ist, dass die Raubkopie einer bekannten Software angeboten wird. Das ließe sich mit einem Testkauf – meist auch schon ohne diesen – leicht herausfinden. Detailliertes technisches Wissen eines Patentanwaltes ist dafür oftmals nicht erforderlich. Daher lässt sich, insbesondere mit Blick auf die von mir beratenen Fälle, der Eindruck nicht vermeiden, dass es letztlich nur um die Abrechnung der Gebühr für den Patentanwalt geht. Denn einen Nachweis, dass die „Mitwirkung“ erforderlich ist bei der Klärung, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, fordert das Gesetz nicht.

 

LG Berlin: Kosten des Patentanwaltes nicht immer berechtigt


Daher ist die Entscheidung des LG Berlin vom 18.09.2007 (Az. 5 O 698/06) nur zu begrüßen. In einer Markenrechtsverletzung wegen Verkaufes eines T-Shirts auf der Internet-Plattform eBay, auf dem eine ähnliche Bildmarke abgedruckt war, sollte der Abgemahnte neben der Abgabe einer Unterlassungserklärung auch 3.897,84 Euro Anwaltskosten (einschließlich Mehrwertsteuer) auf Grundlage des angeblichen Regelstreitwertes von 50.000 Euro zahlen. Als dieser zwar eine Unterlassungserklärung abgab, aber die Kostentragung verweigerte, kam es zum Prozess.

Die Richter hielten allerdings einen Betrag vom 911,80 Euro für angemessen. So haben die Berliner Richter – endlich! - entschieden, dass der vom BGH angenommene Regelstreitwert von 50.000 Euro im Falle eines markenrechtlichen Löschungs- und Widerspruchsverfahrens nicht auf markenrechtliche Abwehransprüche (also auf eine Abmahnung) übertragen werden kann. Der Sachverhalt der von den Markenanwälten stets bemühten BGH - Entscheidung würde, so das LG Berlin, einen anderen Sachverhalt betreffen. Dass heißt: nicht per se 50.000 Euro Streitwert, sondern 20.000 Euro sind regelmäßig angemessen. Es sei denn, es wird ein besonders hoher Umsatz mit der Marke nachgewiesen.

Ferner seien die Kosten des Patentanwaltes nicht erforderlich gewesen. Im Urteil heißt es, dem Anwalt sei ohne weiteres möglich gewesen, den streitgegenständlichen Markenverstoß selbst, also ohne zusätzlichen Patentanwalt abzumahnen. Zum einen handele es sich um einen eindeutigen Markenverstoß. Zudem sei der Anwalt gerichtsbekannter Spezialist im Markenrecht, der obendrein bereits wiederholt in der gleichen Bildmarke abgemahnt hatte.

Die Richter deuteten in der Urteilsbegründung sogar an, dass es rechtsmissbräuchlich sein könnte, wenn Patentanwaltskosten in offensichtlichen markenrechtlichen Verstößen gefordert werden. Auch der Markeninhaber unterliegt der Schadensminderungspflicht: er muss also solche Maßnahmen unterlassen, die ein verständiger Mensch, der die Kosten für diese Maßnahme selbst tragen müsste, unterlassen würde. Nach Auffassung der Richter wäre es geboten und ausreichend gewesen, dass der Anwalt die Abmahnung allein ausspricht.

 

Fazit


Nicht immer sind die Kosten des Patentanwaltes bei einer Abmahnung im Markenrecht berechtigt. Obwohl die Rechtsprechung nicht eindeutig ist, so dürfte die Entscheidung de LG Berlin vom 18.09.2009 gute Argumente dafür liefern das, zumindest bei einer eindeutigen Markenrechtsverletzung die Mitwirkung nicht erforderlich ist. Dann brauchen aber auch nicht die Kosten gezahlt werden. Daher nicht ungeprüft eine markenrechtliche Unterlassungserklärung unterschreiben, um nicht die eventuell darin enthaltenen Kosten zu übernehmen.

 

Ihre Ansprechpartnerin: Rechtsanwältin Janke, MLE, FAchanwalt für Urheber- & Medienrecht

 

 

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